欢迎来到韦恩国际专利商标事务所

搜索

中国专利

国外专利

中国商标

国外商标

项目申报

产权诉讼

1
2
3

“走出去”企业必看:三张图带你读懂美国专利IDS的关键点

  • 分类:业界资讯
  • 作者:
  • 来源:中国知识产权报
  • 发布时间:2016-07-29 00:00
  • 访问量:

【概要描述】深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司主要从事专利申请、商标注册、版权登记、知识产权诉讼等业务,以及提供与知识产权有关的法律服务,如:知识产权融资、知识产权交易、知识产权商业战略性的法律报告等。

“走出去”企业必看:三张图带你读懂美国专利IDS的关键点

【概要描述】深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司主要从事专利申请、商标注册、版权登记、知识产权诉讼等业务,以及提供与知识产权有关的法律服务,如:知识产权融资、知识产权交易、知识产权商业战略性的法律报告等。

  • 分类:业界资讯
  • 作者:
  • 来源:中国知识产权报
  • 发布时间:2016-07-29 00:00
  • 访问量:
详情

美国专利IDS实操的“四项基本原则”

  赴美申请专利的常规作法是委托国内专利代理机构通过国外专利代理机构具体实施,其间不可避免地会遇到美国专利IDS事项。IDS是美国专利法对专利申请人提出的一项特殊义务,即要求专利申请人将自己(包括发明人、受让人、美国代理人)所知悉的早于其申请专利时间与“可专利性相关”的公开资料,在规定的时间期间内作为IDS提交,以辅助美国专利审查员对该专利进行审查。需要说明的是,这里的“可专利性相关”包括可能影响权利范围的公开资料,以及可能有助于审查员理解、审查权利范围的公开资料。

 

  IDS最大特点是同族专利涉及国家、覆盖数量越多,IDS提交时点越难以预测,从而导致专利申请人管控,难度骤增。专利申请人一旦忽视IDS义务,最严重的后果是将会导致专利权无效,可谓一着不慎,满盘皆输。

  风险、利益、成本三者似乎总是此消彼长,极难协调。为此我们梳理出“四项基本原则”,力求实现美国专利IDS风险、利益、成本的平衡。

  1.“必交”类IDS,必须提交;

  2.非“必交”类IDS,可不提交,如能搭车“必交”类IDS则提交;

  3.能合并提交IDS的合并提交;

  4.“专利申请人自己收到相关文件的电子邮件发邮日”起30天内提交。

 

  错失良机递交IDS带来1.7—20倍的超额成本

  美国专利IDS的递交与美国专利申请程序直接相关,可以归纳为四个时间节点,即美国non-final OA发出前、final OA或授权通知发出前、缴费领证前、授权公告后。如图1所示,IDS提交的时间节点愈晚,IDS引发的官方费用愈高,假如在最晚的第四节点提交IDS,官费将攀升至3000美元。与此同时,相应的专利代理费也会增加。美国专利代理机构的代理费按照付出劳动的小时数计算,计时费高低则取决于代理人的专业水平,市场常见报价在每小时200—600美元之间。

 

  美国专利IDS提交阶段示意图(图1)

  注:官费可能会有所调整,如涉及相关费用,请查询最新的官费

  打个简单的比方,每次IDS产生250-800美元左右的代理费,如果IDS提交时间节点延迟,势必启动其它程序性工作,进而产生更多代理费。例如RCE程序一经启动,将会额外产生约600美金的代理费。这样算下来,专利申请人如果应对不得法,错失良机,IDS整体费用将会增加1.7—20倍,甚至更多。

 

  美国专利IDS关键点之一:12个公开资料及其理论最佳提交时机

  实践中到底专利申请人需要提交多少类别的IDS材料?以及什么时间提交最恰当?美国专利法律法规并没有给出明确的答案。我们把IDS“可专利性相关”的公开资料归纳为两大类、12个小类,并且用一张图表注明最佳提交时机。

 

12个公开资料及其理论最佳提交时机(图2)

  上述12个公开资料,应当在不同阶段选择提交或者不提交,其中 “必交”类IDS,当然必须得提交。而“为了保险而交”类的IDS则需要根据经验判断,然后选择提交或者不提交。

 

  美国专利IDS关键点之二:用IDS系统管控模型指引每一次执行

  我们根据美国法律法规结合实践经验,从材料类别、同族各国专利审查进度、提交时机和成本费用四个维度,设计出“美国专利IDS系统管控模型”,全局指导IDS提交所有事项。

  图3以“中国专利申请—>PCT申请—>外国专利申请”的专利申请途径为例,并且外国专利申请地为美国、欧专局、日本、韩国等主要国家和地区为例进行解析。

  考虑到IDS实操中的每一种情形,图3中的每个“●”“”“”代表着一次潜在IDS提交时间点,而每提交一次IDS意味着产生一次费用,代理费和/或官费。

  当同一横行中出现 “”与“”时,只会择一发生,基于降低成本的考虑,应当让“”发生而避免“”发生。

  同一竖列标记“”时,应对策略是能合并提交IDS,应当合并提交。原因是依据各国专利审查程序周期来推断,它们很有可能在相近时间内一起发生。同理,每一竖列中标记“”的材料,能合并提交IDS也应合并提交。

  另外,通常情况下最右侧的竖列IDS不会发生,实践中主要只有当专利权人计划提起专利侵权诉讼时才会涉及提交IDS。

 

  美国专利IDS系统管控模型(图3)

  美国专利IDS关键点之三:专利申请人自知道日起30天内予以提交

  美国特有的专利事项——专利保护期限调整(Patent Term Adjust,简称PTA)可以让专利申请人获得超出20年的专利保护期,那么它与IDS是什么关系?给出的答案是“专利申请人自己收到相关文件的电子邮件发邮日”起30天内提交IDS,将有助于获得更加有利的PTA。原因分析如下:

  1.由于美国non-final OA、final OA或授权通知时间,尤其是non-final OA发生时间不受专利申请人控制。所以,经常发生专利申请人收到其它国家同族专利OA后,很快接到美国发来OA或授权通知。在这种情况下,根据图1、图3可以看出,若专利申请人应对IDS不及时,则会导致IDS升档而带来更高的费用;

  2.美国专利IDS制度规定自“知道日”起3个月内提交IDS,而PTA制度规定,假如IDS提交日晚于non-final OA且在“知道日”起30天后,则超出“知道日”起30天的部分,会让美国专利商标局认定为专利申请人延误而从PTA中减掉。这相当于原本能够获得专利保护期限的延长,却因为专利申请人延误而缩短。

  因为PTA的细节计算方式并未成为法条,所以当专利申请人基于美国专利商标局计算出的PTA而发起申诉来争取自己的保护期限利益时,又会引发新一轮费用的产生。假如再进一步期望通过诉讼途径申诉,那么高昂的美国诉讼成本将令中国专利申请人难以承受。

3.所谓的“知道日”,是指专利申请人、发明人或美国专利代理机构的“知道日”,以最早时间为准。比如欧洲同族专利OA引发IDS,中国专利申请人最容易提供的“知道日”证据是自己收到欧洲OA的电子邮件上记录的发邮日期。

 

扫二维码用手机看

img img img img img img img img img img

韦恩国际专利商标事务所  版权所有

深圳总部地址:宝安中心区易尚中心大厦401室(地铁五号线宝华站D出口)邮编:518100

深圳分部地址:中国广东省深圳市宝安区前进二路智汇创新中心A座715-717室 邮编:518126 (文件快递接收地址)

全国免费电话:400-888-7240 ┃ 电话: 0755-29922403 ┃ 邮箱:info@wayneusa.cnadmin@wayneusa.cn